美国与中国法院抢夺标准必要专利FRAND话语权?

美国与中国法院抢夺标准必要专利FRAND话语权?

作者:杨智杰/云林科技大学科技法律研究所教授

IPLaw法律发声讯 Ericsson和三星电子(Samsung Electronics),因为双方在4G、5G的标准必要专利的全球范围授权,在2020年底无法达成协议,故双方均希望透过法院判决,促成符合FRAND授权承诺之授权内涵。三星电子2020年12月中在中国武汉法院起诉,而Ericsson另外在美国德州东区法院起诉。三星电子请求武汉法院同意下达保全程序,禁止Ericsson在全球其他国家的法院另行诉讼。美国德州东区法院2021年1月11日下达初步禁制令,要求三星电子不可执行武汉法院的禁诉令。由于行动通讯标准必要专利往往会洽谈全球范围授权,究竟是由中国法院还是美国法院来判决认定这个全球范围授权的FRAND授权内涵,竟成了一场中、美法院之间的争夺战。

Ericsson和三星电子就4G、5G标准必要专利协商失败

Ericsson和三星电子两家行动通讯与手机制造大厂,在2G、3G、4G、5G行动通讯技术都拥有许多标准必要专利。在过去多年,三星电子和Ericsson两家公司间会签署全球性专利授权契约,最近一次是在2014年的交叉授权、互相可使用对方标准必要专利的授权契约,但这份授权契约的届满日为2020年年底。

因此,两家大公司在2020年开始,就开始协商要更新全球性交叉授权契约的条件。尽管双方已经努力了一年,但在2020年底将近之前,双方仍然无法达成协议。

三星电子在武汉法院提起诉讼

由于双方未能达成协议,三星电子于2020年12月7日在湖北省武汉中级人民法院提起民事诉讼,请求法院替其决定全球性的授权条件,包括三星电子各集团公司所制造的通讯产品,针对Ericsson所持有的4G、5G标准必要专利,在公平合理无歧视(FRAND)原则下适用的授权费率。

但是,三星电子12月7日在武汉的起诉动作,并没有通知Ericsson。12月11日,Ericsson却在美国德州东区联邦地区法院提出诉讼。且在当天,Ericsson通知三星电子在美国法院的起诉。

三星电子请求武汉法院裁定,禁止Ericsson在全球其他地方提诉

2020年12月14日,三星电子在武汉法院提出行为保全申请(Behavior Preservation Application),要求法院对Ericsson下达禁诉令(anti-suit injunction),禁止其在全世界任何其他地方的法院,对其4G和5G标准必要专利提起诉讼救济。同时,三星电子进一步申请「延迟送达行为保全申请」,对本案的行为保全申请的相关资料,暂时不送达给对造,直到该行为保全申请裁定正式生效。其理由为,担心对造Ericsson有很高的可能性会在其他国家的法院,例如美国采取积极行为,以阻碍武汉法院的禁诉令之执行。

12月23日,三星电子提存人民币5千万元担保金,作为禁诉令之担保。因而,12月25日,武汉法院对Ericsson下达禁诉令,禁止其在任何其他法院(不论在中国或其他国家)透过任何程序,对三星电子各公司或其经销三星电子所制造之使用到本案4G、5G标准必要专利产品的各公司,申请初步或永久的禁制令救济或行政措施,并命令相对人其相关事业,若已经提出这类申请,应立即撤回或暂停该等请求。

这项禁诉令的时间效力,将持续到武汉法院的民事诉讼判决生效日为止。如果Ericsson违反武汉法院此一禁诉令,其将根据中华人民共和国民事诉讼法第10章进行裁罚,包括进行罚款。因为之前三星电子要求,在禁诉令下达前均不要送达相关资讯给对造Ericsson,所以武汉法院是在12月25日下达此一保全裁定的同一天,才通知Ericsson。

Ericsson向德州东区法院请求反制武汉法院之保全命令

12月28日,Ericsson向德州东区法院提出紧急单方暂时禁制令(emergency ex parte temporary restraining order)之申请,要求禁止三星电子以各种方式介入、阻止Ericsson在美国行使其专利权完整权限的行为,直到德州东区法院对初步禁制令(Preliminary Injunction)进行听证为止。12月28日上午10点,德州东区法院同意Ericsson之请求,核发暂时禁制令,并指定对于初步禁制令之听证日期为2021年1月7日。

德州东区法院于2021年1月11日进行听证后,正式做出了初步禁制令,禁止三星电子利用武汉法院阻止Ericsson在美国的诉讼。

外国禁诉令之审判标准

德州东区法院认为,可以为了保护法院的管辖权而核发禁制令。涉及外国的禁诉令(foreign anti-suit injunction),乃是初步禁制令的一种特殊形式,但是否适合核发此种救济,最终要取决于禁诉令的特殊考量因素。

第五巡回法院所采取的标准,一般称为「Unterweser案因素」,乃是「在『避免骚扰和欺压诉讼』以及『保护法院管辖权』之需要,相对于遵守国际礼让原则之需要间」进行权衡。根据Unterweser案因素,是否可禁止外国法院之诉讼,考量因素包括:(1)是否会阻碍下令法院所在国之政策;(2)其是否为骚扰或欺压(vexatious or oppressive);(3)是否会影响下令法院的对物或准对物管辖(in remorquasi in remjurisdiction);(4)是否会损及或违反其他衡平原则。

要注意的是,Ericsson并非请求美国法院,禁止在武汉法院的民事诉讼;而是针对武汉法院的「禁诉令」,提出「反禁诉令」(anti-anti-suit injunction)之请求,或可称为「反干扰禁令」,亦即请求三星电子不要执行武汉法院的禁诉令,以干扰美国法院的管辖权。

德州东区法院指出,过去第五巡回法院并没有处理过本案这种特殊的「反干扰令」,而前述的Unterweser案考量因素,通常是适用在禁诉令,而非本案这种「反干扰令」。但法院认为应该差不多,故一样适用这个标准来处理本案。

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